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【万慧达评论】欧盟商标立法做出重大修改

作为现代商标制度的先行者,欧洲在商标立法和实践方面的每一步举措都得到世界范围的关注。在共同体商标体系运行20年后,欧盟对其商标立法做出重大修改。2015年12月15日,欧盟通过了对《商标指令》(2008/95/EC)及《共同体商标条例》(207/2009)的修改方案,同月23、24日,修改后的正式文本分别在《欧盟官方公报》公布。新《商标指令》(2015/2424)(下简称“新《指令》”)将于公布后20日生效,随后成员国需在3年内将其转化为国内法(涉及国内商标行政撤销及无效程序的规定需在7年内落实);新《欧盟商标条例》(2015/2436)(下简称“新《条例》”)将于2016年3月23日生效。

此次修订,变化显著。特别是新《指令》,正文由原有的19条增加到现在的57条。凡新《指令》要求的,新《条例》也会做相应调整。概括来讲,此次立法修改有如下几方面的变化值得关注:

 

 

1称谓变更

 

1“内部市场协调局”改称“欧盟知识产权局”及“共同体商标”改称“欧盟商标”(新《条例》第1条)

 

原“欧共体内部市场协调局(商标及外观设计)”将简化称为“欧盟知识产权局”(EUIPO)。原“共同体商标”将称为“欧盟商标”(EUTM)。商标称谓的变更将自动完成,不需权利人采取任何措施。

 

评:相关专有名词的简化和统一,将更准确、合理地反映出其背后的政治、经济背景。需要注意的是,这里“知识产权局”管辖的仍然只是商标和外观设计案件,并不包括其他类型的知识产权案件。

 

 

2
实体规定

 

2明确将颜色及声音列为可注册标志,并取消对商标申请的“图形表示”要求(新《指令》第3条)

 

新《指令》和新《条例》明确将颜色及声音列为可注册标志,同时,对于商标的呈现形式都做了修改,规定只要能用其他的方式表述清楚,“图形表示”不再是商标的必要呈现形式。

 

评:新《指令》第3条和新《条例》第4条一方面从身份上肯定了某些非传统类型的商标,另一方面从形式上降低了申请文件的要求,说明欧盟对于非传统类型的商标将持有更宽容的态度。“图形表示”将不再是申请文件必须包含的要素,对于非传统商标申请尤其是利好消息,此前,很多非传统商标申请都是因为难以做到用图形表示而被驳回。

 

3明确商品/服务类别名作为指定使用的商品/服务名称的保护范围(新《指令》第39条)

 

新《指令》认为对商标指定使用的商品及服务的描述应当足够清晰和精确,要使有权机关和经营者仅根据描述即可确认商标的保护范围。

新《指令》并不排除将商品/服务的“类别名称”或是其他“泛指词语”(general terms)作为商标指定使用的商品/服务的名称,但认为该词语必须符合前述的清晰准确的要求,并且其涵盖的范围仅能做字面解释。

 

评:对于使用尼斯分类中的类别名作为商标指定用商品或服务的情况,C-307/10号“IP Translator”案件判决后,协调局曾经发布公告,根据公告第3项,“使用尼斯商标分类中的类别标题的概括说明来指定商标保护的商品或服务时,必须明确说明其注册申请是包含该类别字母排序列表中的所有商品或服务,还是只包含其中的一部分;如果申请只涉及其中的一部分商品或服务时,申请人必须明确说明该类别中哪一部分商品或服务是打算被涵盖的”。而这次新《指令》明确规定用作商品或服务的类别名要做狭义解释,正是对此原则的进一步明确。今后,权利人在注册申请时应特别谨慎,一定要确保自己需要保护的商品/服务被列在注册清单上,而不能只是使用一个泛泛的类别名。

 

4因功能性不能注册的标志不再限于立体商标(新《指令》第4条1(e))

 

根据之前的规定,当某标记是商品本身的形状,或是为取得某种技术效果所必须的形状,或赋予商品实质价值的形状,该标记会因为具有功能性而不能注册。新《指令》和新《条例》扩大了这一规定的适用范围,因功能性不能注册的不再只有“形状”,还包括其他标志。

 

评:鉴于新《指令》目前允许颜色及声音,由此可能会涉及这些新类型商标注册会不会妨碍竞争的问题,因此新《指令》未雨绸缪,将之前仅排除功能性立体商标的规定适用于一切功能性标志。

 

5完善声誉商标保护规定(新《指令》第5条3a)

 

新的《指令》要求所有成员国提供对声誉商标的特别保护,同时明确声誉商标的保护与商品是否相同类似无关。

 

评:之前各个成员国可以自己决定是否对声誉商标进行特殊保护,新《指令》这次统一提出要求,而且为了消除过去可能存在声誉商标只能适用于非类似商品保护的误解,新《指令》特意明确商品类似与否不是声誉商标的保护条件。

 

6明确以相对理由提起无效时在先商标的要求(新《指令》第8、9条)

 

如果在后注册商标申请时,新《指令》第4条(1)(b)-(d)所指的缺乏显著性的商标尚未获得显著性,或在先商标的显著性尚不足以支持第5条(1)(b)所要求的混淆认定,或在先商标尚未获得第5条(3)(a)所要求的足够知名度的,无效申请都将被驳回。此外,如果当时在先商标处于连续五年不使用的状态,即使后来又有使用,也不可以用于无效在后注册商标。

 

评:这是欧盟平衡在先和在后权利所做的努力,换句话说,新《指令》要求权利必须保持鲜活,不允许事后强壮的在先商标对抗之前不能对抗的在后商标的注册。


7允许权利人直接要求移转代理人或代表人抢注的商标(新《指令》第13条,新《条例》第18条)

 

 

新《指令》和新《条例》均对代理人或代表人行使相应的商标权利进行了严格限制。根据新《条例》,当出现欧盟商标遭遇代理人或代表人抢注的情况时,权利人可以直接向欧盟知识产权局或欧盟商标法院请求移转,而不是请求宣告该商标无效,或是提起要求宣告该商标无效的反诉。

 

评:新《条例》对于代理人或是代表人抢注的商标规定了效率更高的维权方式——直接移转。毕竟,权利人的目的是夺回商标。仅仅将相关商标无效,离自己注册毕竟还有相当的距离。

 

8明确禁止将他人商标使用为自己的企业名称(新《指令》第10条3(d))

 

对于实践中多发的,未经许可将他人商标作为企业名称使用在商品上的行为,新《指令》给予了明确禁止。

 

评:明确规定商标权利人可以对抗前述使用行为,保障商标专用权的行使,也就是说,即使是一个企业名称,但只要用在商品上,仍然会按照商标侵权处理,而不论是否是突出使用。这是对之前欧盟法院在Celine一案中处理思路的认可。

 

9对过境商品侵权问题明确做出规定(新《指令》第10条4)

 

根据新《指令》,商标的所有人有权阻止他人未经其许可使用与其商标相同(或无实质区别)的商标的商品在贸易过程中进入欧盟成员国,即使这些商品并不在欧盟境内流通。如果在确认侵权与否的程序中,根据608/2013号知识产权海关保护条例,对方(清关人或商品持有人)有证据证明商标权利人无权禁止货物在目的国的流通,那么商标权利人前述禁止过境的权利即不复存在。

 

评:将不进入欧盟流通领域的商标及商品也纳入打击范围,体现了欧盟打假的决心。其实,欧盟法院之前在案件中已有态度(C-379/14),认为商标保护的环节应不限于终端消费者这一环节。这次修改,更加强调商品所有人的证明责任,也就是说,他人除非能证明自己在目的国有合法权利,否则不能经由欧盟过境。

 

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